NDA가 덮지 못하는 자리, 만든 기술의 주인

대기업과 처음 이야기가 시작되면 NDA를 씁니다. 여기까지는 다들 합니다.

그런데 몇 달 뒤에 다투는 자리는 대개 NDA 밖입니다. 「그건 우리가 만든 것 아니냐」에서 갈립니다.

NDA 는 말하지 말라는 약속입니다. 만든 것을 누가 갖는지는 다른 문서에 적습니다. 그걸 안 적으면 아무 데도 안 적혀 있는 상태가 됩니다.

NDA 가 덮는 범위

표준 NDA에 들어 있는 것은 대략 이렇습니다. 비밀정보의 정의, 다루는 방법, 지켜야 하는 기간, 위반했을 때의 책임.

여기서 실무상 중요한 건 두 가지입니다.

하나. 비밀정보의 정의입니다. 서면으로 「비밀」 표시를 한 것만 비밀정보로 보는 조항이 있으면, 회의에서 말로 설명한 내용은 빠집니다. 구두로 알린 경우 며칠 안에 서면으로 확인한다는 조항이 있는지 보십시오.

둘. 예외 조항입니다. 이미 알고 있던 정보, 공개된 정보, 독자적으로 개발한 정보는 비밀유지 대상에서 빠집니다. 이 자체는 합리적인데, 상대 회사가 크면 「우리도 비슷한 걸 연구하고 있었다」가 성립할 여지가 넓어집니다.

배경기술과 신규 결과물을 나눕니다

계약서에 이 두 단어가 없으면 넣으십시오.

배경기술은 이 협업을 시작하기 전에 각자 이미 갖고 있던 것입니다. 우리 특허, 우리 코드, 우리 데이터. 여기는 각자 보유라고 명시하고, 가능하면 목록을 붙임으로 답니다. 목록이 있으면 나중에 「그건 원래 우리 거였다」를 증명할 필요가 없습니다.

신규 결과물은 이번에 새로 만든 것입니다. 여기를 어떻게 할지가 협상의 본체입니다.

공동 소유는 생각보다 불편합니다

협상이 막히면 「그럼 반반으로 하시죠」가 나옵니다. 공평해 보입니다.

특허법 제99조를 보시면 이야기가 달라집니다.

스타트업 쪽에서 보면 이렇습니다. 우리가 직접 제품을 만들어 파는 건 됩니다. 그런데 그 특허를 다른 고객사에 라이선스하려면 대기업 동의를 받아야 합니다. 지분을 팔거나 담보로 잡히는 것도 마찬가지입니다.

기술을 파는 것이 사업모델인 회사라면, 공동 소유 특허는 팔 수 없는 자산이 될 수 있습니다.

대안은 단독 소유에 사용 권리를 붙이는 구조입니다. 소유는 한쪽이 갖고, 다른 쪽에는 필요한 범위만큼 실시권을 줍니다. 범위를 정할 때 쓰는 축은 넷입니다. 분야, 지역, 기간, 그리고 독점인지 아닌지.

예를 들면 이렇습니다. 소유는 개발한 쪽이 갖고, 상대에게는 자기 사업장 안에서 쓰는 범위로 기간 없는 통상실시권을 준다. 상대가 속한 업종 안에서는 3년간 독점으로 한다.

협상이 훨씬 쉬워집니다. 상대가 실제로 원하는 건 대개 소유권이 아니라 「경쟁사가 못 쓰게 하는 것」이기 때문입니다.

계약 전에 아이디어만 가져가는 경우

계약도 안 썼는데 제안서만 내고 끝난 자리도 있습니다. 몇 달 뒤에 비슷한 서비스가 나옵니다.

부정경쟁방지법 제2조제1호 차목이 이 상황을 다룹니다. 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭이나 거래 과정에서 받은, 경제적 가치가 있는 타인의 기술적·영업상 아이디어를 제공 목적에 어긋나게 자신이나 제3자의 영업상 이익을 위해 부정하게 쓰거나 남에게 제공해 쓰게 하는 행위입니다.

다만 단서가 있습니다. 받은 쪽이 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나, 그 아이디어가 동종 업계에 널리 알려진 경우는 제외됩니다.

이 단서 때문에 실무에서는 언제 무엇을 줬는지가 승부처가 됩니다. 제안서를 메일로 보내고 그 메일을 보관해 두는 것, 회의 후 논의 내용을 정리해 상대에게 보내 두는 것. 이런 게 나중에 유일한 증거가 됩니다.

수탁·위탁거래라면 상생협력법도 봅니다

협업이 검증에서 끝나지 않고 제조 위탁으로 이어지면 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률이 들어옵니다.

제25조제1항제12호는 위탁기업이 정당한 사유 없이 기술자료 제공을 요구하는 행위를 금지합니다. 같은 항 제13호는 기술자료 임치를 요구한 수탁기업에 불이익을 주는 행위를 금지합니다. 제25조제2항은 취득한 수탁기업의 기술자료를 부당하게 자기나 제3자를 위해 쓰거나 제3자에게 제공하는 행위를 금지합니다. 여기서 기술자료는 비밀로 관리되는 것으로 한정합니다.

「비밀로 관리되는」이라는 조건을 그냥 넘기지 마십시오. 사내에서 아무나 열어 볼 수 있게 둔 파일은 이 조항의 보호 밖으로 나갈 수 있습니다. 접근 권한을 나누고 문서에 대외비 표시를 하는 정도는 해 두셔야 합니다.

그리고 이 법은 수탁·위탁거래에 적용됩니다. 서로 인력만 붙여 검증만 하는 관계라면 이 법이 말하는 위탁거래가 아닐 수 있습니다. 계약의 성격을 먼저 확인하시는 편이 낫습니다.

실무에서 먼저 하는 것

순서는 이렇게 잡으시면 됩니다.

마지막 한 가지. 이 조항들을 우리 쪽에서 먼저 꺼내는 걸 부담스러워하시는 분이 많습니다. 「까다롭게 군다」로 보일까 봐요.

제가 본 바로는 반대입니다. 큰 회사의 법무 담당자는 이 항목들을 어차피 봅니다. 우리가 먼저 정리해서 가져가면 검토가 빨라지고, 그쪽에서는 「이 회사는 계약을 아는 팀」으로 읽습니다.

이 글의 근거

특허법 제99조, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조제1호 차목, 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 제25조는 국가법령정보센터의 현행 조문을 확인해 적었습니다. 법령은 개정됩니다. 실제 계약을 앞두고 계시면 그 시점의 조문을 다시 보시고, 금액이 큰 건은 변호사 검토를 받으십시오. 저는 변호사가 아닙니다.