같이 만든 특허를 공동으로 내면 생기는 일

대기업과 함께 개발한 결과물로 특허를 낼 때 가장 흔한 결론이 이겁니다. 「같이 만들었으니 공동으로 냅시다.」

공평해 보이고 그 자리에서 다투기도 어렵습니다. 그래서 대부분 그렇게 정합니다.

그 뒤로 우리가 혼자 못 하는 일이 몇 가지 생깁니다.

조문이 나눈 세 가지

특허법 제99조입니다. 공유 특허권에 대해 세 가지를 따로 정하고 있습니다.

이 구조를 한 줄로 줄이면 이렇습니다. 쓰는 것은 되고 파는 것은 안 됩니다.

어디서 걸리는가

스스로 제품을 만들어 파는 회사라면 제3항으로 대부분 해결됩니다. 실제로 문제가 안 생기는 경우도 많습니다.

걸리는 자리는 셋입니다.

라이선스 사업. 기술을 다른 회사에 빌려주고 돈을 받으려는 모델이면 제4항에서 막힙니다. 상대가 동의하지 않으면 아무것도 못 합니다.

투자와 실사. 심사역이 특허 목록을 보다가 공동특허를 발견하면 지분 구조를 묻습니다. 회사의 핵심 기술이 공동이면 그 회사만의 자산이 아니라는 판단이 붙습니다.

회사를 파는 일. 인수하는 쪽은 기술이 온전히 넘어오는지를 봅니다. 지분 양도에 동의가 필요하면 거래에 조건이 하나 더 붙습니다.

협업 시작할 때 정할 것

특허 이야기는 결과가 나온 다음에 하면 늦습니다. 그때는 이미 협상 상황이 됩니다.

검증 계약을 쓸 때 같이 정하십시오. 네 가지면 됩니다.

먼저, 무엇을 기존 기술로 볼 것인가. 우리가 들고 간 것은 우리 것으로 남아야 합니다.

그다음, 새로 나온 것을 어떻게 나눌 것인가. 공동으로 할지, 한쪽이 갖고 다른 쪽이 실시권을 받을지.

세 번째, 지분 양도와 실시허락에 대해 미리 합의할 수 있는가. 「상대가 합리적인 이유 없이 동의를 거부하지 않는다」는 문장 하나가 뒤에서 크게 작용합니다.

네 번째, 유지 비용을 누가 낼 것인가. 출원비와 연차료가 계속 나갑니다. 이걸 안 정해 두면 몇 년 뒤에 서로 미룹니다.

공동이 아닌 방법

선택지가 하나 더 있습니다. 한쪽이 특허를 갖고 다른 쪽에 실시권을 주는 구조입니다.

대기업이 갖고 우리가 실시권을 받는 형태도 있고, 반대도 있습니다. 후자는 대기업이 받아들이기 어려운 경우가 많지만, 과제 성격에 따라 열리기도 합니다.

이 구조의 장점은 명확합니다. 갖는 쪽은 자유롭게 처분할 수 있고, 받는 쪽은 필요한 범위에서 쓸 수 있습니다.

협상에서 이 안을 꺼낼 수 있으려면 미리 준비해 두셔야 합니다. 그 자리에서 생각나지 않습니다.

결과가 나오기 전에 하는 이야기입니다

공동특허는 쓰는 것을 열어 두고 넘기는 것을 닫아 둔 구조입니다.

제품을 만들어 파는 회사라면 큰 문제가 아니고, 기술을 빌려주거나 회사를 팔 계획이 있다면 미리 봐야 할 자리입니다.

그리고 이 이야기는 결과가 나오기 전에 하는 이야기입니다.

이 글의 근거

특허법 제99조는 국가법령정보센터의 현행 조문을 확인해 적었습니다. 직무발명, 정부 지원 과제의 성과물 귀속, 그리고 개별 계약의 특약은 따로 적용되는 규정이 있으므로, 실제 계약은 변리사와 변호사의 검토를 받으십시오. 저는 변리사가 아닙니다.